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Verteidigung gegen eine markenrechtliche Abmahnung

Sie haben eine markenrechtliche Abmahnung erhalten und fragen sich, was nun zu tun ist? Wichtig ist, dass Sie nicht einfach die vorgefertigte strafbewehrte Unterlassungserklärung unterschreiben, sondern sich zuvor mit einem Spezialisten im Markenrecht absprechen. Was Sie sonst nur wissen müssen, um sich am besten gegen eine markenrechtliche Abmahnung zu verteidigen, erfahren Sie hier.

Was wird Ihnen vorgeworfen?

Wenn Sie eine markenrechtliche Abmahnung erhalten haben, macht der Markeninhaber sein Markenrecht gegen Sie geltend. Er wirft Ihnen eine Markenrechtsverletzung vor und fordert Sie auf, diese zu unterlassen. Dafür sollen Sie eine Unterlassungserklärung abgeben und in der Regel auch die Abmahnkosten der Gegenseite bezahlen.

Voraussetzung für eine Markenverletzung ist die unberechtigte Benutzung einer geschützten Marke im geschäftlichen Verkehr. Dies kann zum Beispiel der Fall sein, wenn Sie ein zum geschützten Zeichen identisches Zeichen für die Produkte verwenden, für die Markenschutz besteht (vgl. § 14 Abs. 2 Nr. 1 Markengesetz (MarkenG)). Es kann aber ebenso sein, dass Sie nur ähnliche Zeichen für ähnliche Produkte verwendet haben (§ 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG). Schließlich ist die Verwendung von bekannten Marken fast immer verboten (§ 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG).

Markengesetz

Die strafbewehrte Unterlassungserklärung darf von Ihnen verlangt werden, wenn Sie durch die erstmalige Verletzung eine sog. Wiederholungsgefahr geschaffen haben. Diese kann nach Ansicht der Gerichte nur durch die Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungserklärung ausgeräumt werden. Die Unterlassungserklärung enthält dabei die Versicherung, das vorgeworfene Verhalten in der Zukunft nicht mehr zu tun. Strafbewehrt ist eine Unterlassungserklärung dann, wenn sich der Unterlassungsschuldner oder Verletzer verpflichtet, für jeden neuen Fall der Verletzung der Unterlassungserklärung eine Vertragsstrafe zu bezahlen.

Diese Vertragsstrafen können gerade bei Markenverletzungen mehrere Tausend Euro betragen, so dass die Abgabe einer solchen vorformulierten Unterlassungserklärung gut überlegt sein sollte.

Was Sie nach einer Abmahnung tun sollten

Wenn Sie eine markenrechtliche Abmahnung erhalten haben, empfiehlt es sich, sofort einen Rechtsanwalt bzw. Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz einzuschalten. Ihr Anwalt wird zunächst grundsätzlich prüfen, ob die Abmahnung berechtigt ist und Sie zum weiteren Vorgehen im Rahmen seiner Kompetenz beraten.

Rechtstipp: Bewahren Sie Ruhe und setzen Sie sich unverzüglich mit einem Anwalt in Verbindung. Unterschreiben Sie nicht die angehängte Unterlassungserklärung und bezahlen Sie auch nicht die Rechnung. Wichtig ist, dass Sie Ihren Anwalt vor Fristablauf einschalten!

Bevor Sie sich nicht mit einem Anwalt beraten haben, sollten Sie die vorgedruckte Erklärung nicht abgeben und auch noch nicht die geforderten Anwaltskosten bezahlen.

Jedoch sollten Abmahnungen auch nicht einfach ignoriert werden. Denn bei Ablauf der Frist wird der Abmahner beziehungsweise seine Rechtsanwälte gerichtliche Schritte gegen Sie einleiten. Dies wird in der Regel zunächst die Erwirkung einer Einstweiligen Verfügung sein.

Daher sollten Sie sich rechtzeitig mit einem Anwalt in Verbindung setzen, der mit Ihnen innerhalb der Frist die richtige Strategie entwickeln und umsetzen kann. Wenn Sie die Unterlassungserklärung nicht abgeben möchten, können beispielsweise Schutzschriften gegen eine einstweilige Verfügung bei dem zuständigen Gericht hinterlegt werden.

Wie können Sie sich gegen eine markenrechtliche Abmahnung verteidigen?

Je nachdem, wie der Sachverhalt liegt, können ganz unterschiedliche Verteidigungsstrategien gegen Abmahnungen angeraten sein. Diese können von der Abgabe einer modifizierten Unterlassungserklärung bis hin zur Löschungsklage gegen die verletzte Marke gehen. Welche die richtige Strategie ist, muss im Einzelfall entschieden werden, da kein Fall genau wie der andere ist.

Wann Sie eine modifizierte Unterlassungserklärung abgeben sollten

geöffneter Brief mit einer Abmahnung

In vielen Fällen werden Abmahnungen, insbesondere wenn sie von Anwälten verfasst worden sind, leider zumindest teilweise gerechtfertigt sein. Dies liegt auch daran, dass der unberechtigt Abgemahnte bei markenrechtlichen Abmahnungen einen Anspruch auf Ersatz seiner Anwaltskosten hat.

Wenn es nun unproblematisch möglich ist, den Verstoß abzustellen, und der Anspruch der Sache nach berechtigt ist, dann ist es nicht sinnvoll, Zeit und Geld für eine lange Streitigkeit zu verschwenden. In diesem Fall sollte eine modifizierte Unterlassungserklärung abgegeben werden. Darin wird in der Regel die Höhe der Vertragsstrafe in das Ermessen des Unterlassungsgläubigers, also des Abmahners, gestellt. Dies hat den Vorteil, dass die Höhe der Vertragsstrafe später gerichtlich voll überprüfbar ist. Bei starren Vertragsstrafen kommt es auf die Schwere des Verstoßes häufig nicht mehr an. Außerdem wird der Umfang der Unterlassungserklärung auf das beschränkt, was nötig ist, um die Wiederholungsgefahr zu bannen.

Je nachdem, wie eindeutig der Verstoß ist, kann jedoch über die Höhe der geltend gemachten Abmahnkosten gestritten werden. Dies wird zunächst außergerichtlich auf dem Vergleichsweg betrieben, kann aber im Ernstfall auch vor Gericht ausgefochten werden. Da vorher bereits eine Unterlassungserklärung abgegeben wurde, sind jedoch in diesem Fall nur die Abmahnkosten Gegenstand des Verfahrens. Dies senkt die Verfahrenskosten sehr deutlich ab.

Es kann jedoch auch sinnvoll sein, sich das Recht auszuhandeln, Restbestände noch zu verkaufen zu können. Eine solche Übergangszeit ist insbesondere dann sinnvoll, wenn der Verstoß nicht sofort und ohne weiteres abgestellt werden kann. Wenn Zweifel daran bestehen, dass ein Markenrechtsverstoß vorliegt, kann es dennoch sinnvoll sein, eine Unterlassungserklärung abzugeben aber die Zahlung zu verweigern.

Wenn die Marke gar nicht schutzfähig ist, kann auch der Bestand der Marke angegriffen werden, also ein Löschungsverfahren angestrengt werden.

Wenn hingegen ersichtlich ist, dass die Kernnutzungen von Verletztem und Verletzer in unterschiedlichen Bereichen liegen, ist es unter Umständen auch möglich, eine Abgrenzungsvereinbarung zu schließen und so die Nutzung für beide Seiten zu ermöglichen.

Es gibt also vielfältige Möglichkeiten, sich gegen eine Abmahnung zu verteidigen.

Wann ist eine markenrechtliche Abmahnung unberechtigt?

In sachlicher Hinsicht gibt es regelmäßig vier Einwendungen gegen eine markenrechtliche Abmahnung.

Jede Markenrechtsverletzung muss im geschäftlichen Verkehr erfolgen. Dies ist eine für fast das gesamte geistige Eigentum geltende Grundentscheidung. Danach sind rein private Handlungen nicht mit den sehr scharfen Waffen des gewerblichen Rechtsschutzes angreifbar. Wenn also die abgemahnte Handlung eine rein private ist, dann kann eine Markenrechtsverletzung nicht vorliegen und somit auch kein abmahnfähiger Verstoß. Die Grenze zwischen geschäftlicher und privater Handlung ist mittlerweile durch die Rechtsprechung ausdifferenziert worden, jedoch für Laien nur schwer zu beurteilen.

Wenn der Abgemahnte geschäftlich gehandelt hat, kann die Abmahnung unberechtigt sein, weil die Marke sich gemäß § 24 MarkenG erschöpft hat. Das bedeutet, dass ein Markenprodukt, das einmal durch den Markeninhaber oder einem berechtigten Dritten rechtmäßig in den Markt eingeführt wurde, danach frei handelbar sein soll. Ein gutes Beispiel sind hier Gebrauchtwagen. Wer ein neues Auto herstellen, importieren oder verkaufen möchte und dabei den Begriff BMW verwendet, verletzt die Marke eines bayrischen Autokonzerns. Allerdings können BMWs gebraucht verkauft werden und dann auch als BMWs beworben werden, ohne dass dafür eine Markenlizenz erforderlich wäre. Der Markenschutz hat sich, bezogen auf jedes einzelne Fahrzeug, in dem Moment erschöpft, in dem es von einem Vertragshändler oder vom Hersteller selbst verkauft wurde.

Häufig wird der Markenschutz aber auch wesentlich umfangreicher beantragt und eingetragen, als er tatsächlich benötigt wird. Das liegt daran, dass die Marke später nicht mehr für neue Waren erweitert werden kann. Jedoch herrscht nach einer Schonfrist von 5 Jahren ein Benutzungszwang für die Marke in allen eingetragenen Waren und Dienstleistungsbereichen. Wenn also die Marke für Handtücher angemeldet ist, muss sie auch für solche verwendet werden. Es reicht nicht aus, wenn unter der Marke vom gleichen Unternehmen Autos hergestellt werden. Mit dem Nichtbenutzungseinwand kann sich der Abgemahnte diesen Benutzungszwang zu Nutze machen. Wenn der Markeninhaber für die abgemahnten Waren die Marke nicht verwendet, kann der Abgemahnte den Nichtbenutzungseinwand erheben.

Schließlich gibt es in § 23 MarkenG die Ausnahme der rein beschreibenden Verwendung. Wenn zum Beispiel Zubehörhändler bestimmte zu BMW kompatible Teile verkaufen, dürfen Sie diese ohne weiteres mit „passend für BMW“ bewerben. Darin ist dann keine Markenrechtsverletzung zu erkennen.

Wie WBS Ihnen helfen kann

Nach alledem sollte klar sein, dass eine markenrechtliche Abmahnung nicht das Ende der Welt ist, sondern es durchaus Möglichkeiten gibt, sich dagegen zu verteidigen. Nichtsdestotrotz sollten Sie den Ernst der Lage erkennen und mit anwaltlicher Unterstützung zeitnah reagieren. Auf keinen Fall sollten Sie die Unterlassungserklärung bedenkenlos unterschreiben und die Anwaltskosten der Gegenseite einfach bezahlen.

Kilian Kost, Rechtsanwalt und Partner der Kanzlei WILDE BEUGER SOLMECKE

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