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Ein Mitbewerber benutzt Ihr Design? Sie haben ein Erzeugnis mit einem besonderen Design beim Deutschen Patent- und Markenamt („DPMA“) als registriertes Design schützen lassen und stellen fest, dass ein gleiches oder ähnliches Design im Register eingetragen wurde? Ihnen fällt auf, dass Ihr Design vom einem Konkurrenten kopiert und auf dem Markt verkauft wird? Wir verraten Ihnen, wie Sie gegen die Verletzung Ihres Designs vorgehen können!

Besitzen Sie ein eingetragenes Design, steht Ihnen ein sogenanntes Ausschließlichkeitsrecht zu. Kein anderer darf Ihr Design ohne Ihre Zustimmung benutzen, herstellen oder anbieten. Nur Sie bestimmen darüber, ob Sie einem Dritten beispielsweise ein Nutzungsrecht im Sinne einer Lizenz einräumen.

Wie erfahre ich überhaupt von einer Designverletzung?

Damit eine unerlaubte Benutzung Ihres Designs festgestellt werden kann, müssen Sie selbst tätig werden. Das DPMA überprüft bei einer neuen Designanmeldung eines Konkurrenten nicht, ob die Anmeldung gegen Ihr Designrecht verstößt. Stattdessen werden Designs schlicht in das Register eingetragen.

Jedem Designinhaber ist daher zu raten, regelmäßig das Designregister auf ähnliche Designs zu durchsuchen. Darüber hinaus ist auch zu empfehlen, die verschiedenen Markenregister zu durchforsten, denn häufig versteckt sich hinter einem Design eine Marke.

Des Weiteren sollten Sie Konkurrenten stets beobachten, wenn diese neue Produkte mit neuen Designs auf den Markt bringen. Häufig haben diese Ihr Design schlicht kopiert und sich gar nicht erst die Mühe gemacht, eine Eintragung beim DPMA zu beantragen. Auch tritt nicht selten die Fallkonstellation auf, dass zeitgleich mit der Registrierung beim DPMA der Konkurrent das Design auf dem Markt benutzt. Nur durch eine stetige Marktüberwachung können Plagiate entdeckt und gegen diese vorgegangen werden.

Designüberwachung

Wie gehe ich vor, wenn ein Dritter ein identisches oder ähnliches Design hat registrieren lassen?

Stellen Sie fest, dass das DPMA ein identisches oder ähnliches Design von einem Dritten registriert hat, dann sollten Sie schnellstmöglich einen Antrag auf Feststellung oder Erklärung der Nichtigkeit gemäß § 33 des Gesetzes über den rechtlichen Schutz von Design („DesignG“) beim DPMA stellen (sogenanntes Nichtigkeitsverfahren). Anders als im Markenrecht steht kein Widerspruchsverfahren zur Verfügung.

Das Nichtigkeitsverfahren ist grundsätzlich kostenpflichtig. Es fallen Gebühren in Höhe von 300 Euro an. Dabei muss der Antrag mit einer Begründung versehen werden, in dem die Nichtigkeitsgründe klar benannt werden.

dpma

Nach der Stellung des Nichtigkeitsantrags wird das DPMA den Inhaber des eingetragenen Designs über den Nichtigkeitsantrag unterrichten. Widerspricht der Inhaber nicht innerhalb eines Monats, wird das DPMA die Nichtigkeit feststellen lassen. Wird der Inhaber des neu eingetragenen Designs hingegen tätig und widerspricht, dann wird das Nichtigkeitsverfahren fortgeführt und das DPMA entscheidet über den Antrag auf Grundlage der vorgebrachten Argumente.

Nichtigkeitsverfahren führt zur Löschung des Designs

Bei Erfolg des Nichtigkeitsverfahrens wird das identische oder ähnliche Design aus dem Register gelöscht. Eine Löschung erfolgt insbesondere dann, wenn das Ihrem Design ähnelnde Design nicht neu ist oder keine Eigenart aufweist oder wenn eine der Gründe aus §§ 34, 33 Abs. 1 DesignG einschlägig sind. Das Nichtigkeitsverfahren vor dem DPMA bietet dabei die Möglichkeit, relativ schnell und kostengünstig registrierte Designs löschen zu lassen.

Beachtet werden sollten Sie jedoch, dass die unterlegene Partei die Kosten des Nichtigkeitsverfahrens zu tragen hat. Dabei müssen auch die Kosten der Gegenseite gemäß § 34 a Abs. 5 DesignG übernommen werden.

Die Beschlüsse des DPMA können mit der Beschwerde zum Bundespatentgericht angefochten werden.

Seit 2014 wird dabei das Nichtigkeitsverfahren nicht mehr vor dem Landgericht geführt, sondern nur noch vor dem DPMA. Die Gerichte urteilen dabei über die Nichtigkeit eines Designs nur noch in der Konstellation der Widerklage. Dabei handelt es sich um eine Konstellation, in der ein eingetragener Inhaber eines Designs wegen Verletzung anderer Designrechte in Anspruch genommen wird. Im laufenden Verletzungsverfahren erhebt der beklagte Designinhaber Widerklage und beruft sich darauf, dass das eingetragene Design des Klägers die Schutzvoraussetzungen nicht erfüllt, d. h. nicht neu ist und keine Eigenart aufweist.

DPMA in Berlin
DPMA in Berlin

Welche Ansprüche stehen mir gegen den Verletzer zu?

In der Fallkonstellation, in der ein Dritter ein gleiches oder ähnliches Design hat registrieren lassen, kommen neben der Einleitung des Nichtigkeitsverfahrens noch weitere Ansprüche in Frage, sofern der Verletzer die Produkte mit dem Design auf dem Markt verkauft. Auch in der Konstellation, in der sich der Kopierer gar nicht erst die Mühe gemacht hat, sein Design zu registrieren, sondern dieses direkt ungefragt auf dem Markt verkauft, kommen die verschiedensten Ansprüche nach dem DesignG in Betracht.

Sie können einen Beseitigungsanspruch und einen Unterlassungsanspruch gemäß § 42 Abs. 1 DesignG, einen Schadensersatzanspruch gemäß § 42 Abs. 2 DesignG, einen Auskunftsanspruch, einen Vernichtungsanspruch oder auch einen Herausgabeanspruch gemäß § 43 DesignG geltend machen.

Beseitigungsanspruch

Mit Hilfe des Beseitigungsanspruchs können Sie vom Verletzer verlangen, dass dieser die Verletzung beseitigt, indem er beispielsweise Maßnahmen ergreift, wie Kataloge berichtigt oder seine Kunden informiert.

Die konkreten Maßnahmen bestimmen sich nach Art und Umfang der Verletzung. Der Verletzer kann dabei frei wählen, welche Maßnahme er ergreift. Beseitigungsansprüche stehen Ihnen als Designinhaber sogar dann zu, wenn den Verletzer kein Verschulden trifft.

Unterlassungsanspruch

Des Weiteren steht Ihnen ein Unterlassungsanspruch zu. Sie können vom Verletzer verlangen, dass dieser die Rechtsverletzung in der Zukunft unterlässt.

Auch der Unterlassungsanspruch ist verschuldensunabhängig und dient dazu, einen zukünftigen Verstoß zu verhindern. Dafür muss Wiederholungsgefahr der Verletzung oder eine drohende Gefahr einer Erstverletzung bestehen.

Schadensersatzanspruch

Darüber hinaus könnte Ihnen ein Schadensersatzanspruch zustehen, sofern der Designverletzer vorsätzlich oder fahrlässig Ihr Design kopiert hat.

Dabei muss der Designverletzer in der Regel einen Geldbetrag an Sie zahlen. Der Betrag entspricht meistens des vom Verletzer erzielten Gewinns. Dafür muss der Nachahmer offen legen, welche Umsätze er durch die Rechtsverletzung erzielt hat. Alternativ kann die Höhe des Betrags auch anhand einer Lizenzanalogie, d. h. einer angemessenen Lizenzgebühr berechnet werden oder aber Sie können Ersatz der Mindereinnahmen fordern.

Vernichtungsanspruch oder Herausgabeanspruch

Auch Vernichtungsansprüche sind ein wirkungsvolles Mittel. Sie führen dazu, dass Plagiate vernichtet werden müssen und so nicht mehr auf dem Markt angeboten werden können.

Anstelle des Vernichtungsanspruchs kann auch verlangt werden, dass die Plagiate an den Designinhaber herausgegeben werden. Der Designinhaber muss dann eine angemessene Vergütung an den Verletzer zahlen, die aber nicht höher sein darf, als die Herstellungskosten des Erzeugnisses.

WBS

Wie sollte ich gegen eine Nachahmung des Designs vorgehen?

Finden Sie heraus, dass ein Konkurrent Ihr Design kopiert, können Sie sowohl außergerichtlich als auch gerichtlich gegen den Designverletzer vorgehen.

Außergerichtlich können Sie zunächst dem Rechtsverletzer eine Berechtigungsanfrage oder eine Abmahnung schicken. Eine sofortige Klage ist daher nicht immer notwendig. Eine außergerichtliches Vorgehen bietet den Vorteil, ein teures Gerichtsverfahren zu vermeiden.

Berechtigungsanfrage

Die Berechtigungsanfrage ist ein milderes Mittel als eine Abmahnung. Dabei wird der Rechtsverletzer lediglich höflich gefragt, weshalb er berechtigt sei, das Design zu nutzen. Zeigt der Rechtsverletzer sich einsichtig, sollte das Ergebnis in einem Vertrag festgehalten werden.

Sollte der Rechtsverletzer hingegen eine gütliche Einigung verweigern, dann kann immer noch vor den Zivilgerichten geklagt werden.

Vorteilhaft kann eine Berechtigungsanfrage deshalb sein, da der Gegner keine Schadensersatzansprüche geltend machen kann, sofern im Nachhinein festgestellt wird, dass die Berechtigungsanfrage unberechtigt war.

Abmahnung

Ein beliebtes außergerichtliches Instrument ist auch die Abmahnung. Mit Hilfe der Abmahnung kann der Verletzer auf außergerichtlichem Weg auf die Designverletzung hingewiesen werden.

Er wird aufgefordert, innerhalb einer bestimmten Frist, unter Androhung einer Vertragsstrafe, eine strafbewehrte Unterlassungserklärung abzugeben. Für den Fall der Verweigerung der Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungserklärung kann die Einleitung eines einstweiligen Verfügungsverfahrens angedroht werden. Zusätzlich kann der Verletzer gemäß § 46 DesignG aufgefordert werden, Auskunft über Art und Umfang der bereits begangenen Verletzungshandlung zu erteilen. Darüber hinaus kann der Verletzer aufgefordert werden, Schadensersatz zu zahlen.

Abmahnung

Die Formulierung einer strafbewehrten Unterlassungserklärung gestaltet sich zum Teil schwierig, sodass an dieser Stelle dringend anwaltliche Hilfe in Anspruch genommen werden sollte.

Achtung! Beachten Sie dringend, dass ein zu Unrecht beschuldigter Designverletzer einen eigenen Schadensersatzanspruch gegen den Abmahnenden geltend machen kann.

Verletzungsklage

Helfen die außergerichtlichen Mechanismen nicht weiter und weigert sich der Verletzer eine Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung abzugeben, kann eine Klage vor den ordentlichen Zivilgerichten in Betracht gezogen werden.

Zuständig für Verletzungsklagen sind die Designkammern der Landgerichte.

Vor diesen besteht Anwaltszwang, sodass spätestens jetzt ein im Designrecht spezialisierter Anwalt beauftragt werden sollte.

Einstweilige Verfügung

Geht Ihnen eine Klage nicht schnell genug und liegt Eilbedürftigkeit vor, dann kommt weiterhin die Beantragung einer einstweiligen Verfügung in Betracht.

Die Beantragung einer einstweiligen Verfügung ist insbesondere dann erforderlich, wenn Plagiate Ihres Designs auf Messen präsentiert und verkauft werden. Sie können dann dem Rechtsverletzer in kürzester Zeit verbieten, die nachgeahmten Erzeugnisse zu vertreiben.

Grundsätzlich ist das Gericht der Hauptsache für den Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung zuständig, sodass auch hier wieder die Designkammern der Landgerichte angerufen werden müssen. Einstweilige Verfügungen erweisen sich als sehr vorteilhaft, da diese ohne Anhörung des Gegners erlassen werden.

Haben Sievor Beantragung der einstweiligen Verfügung diese in der Abmahnung angedroht, müssen Sie damit rechnen, dass der Gegner eine vorbeugende Schutzschrift bei Gericht hinterlegt hat.Der Gegner wird so versuchen, dass das Gericht auch seine Argumente berücksichtigt und das er rechtliches Gehör erhält.

Achtung! Auch bei der Beantragung einer einstweiligen Verfügung ist erneut Vorsicht geboten. Stellt sich die einstweilige Verfügung im Nachhinein als unberechtigt heraus, kann der zu Unrecht Beschuldigte einen Schadensersatzanspruch geltend machen.

Strafrechtliches Vorgehen

Des Weiteren wird im DesignG das Kopieren eines eingetragenen Designs ohne die Zustimmung des Designrechtsinhabers unter Strafe gestellt. Eine vorsätzliche Verletzung ist daher strafbar.

Dafür müssen Sie als Antragsberechtigter einen Antrag bei der Staatsanwaltschaft auf Verfolgung einreichen. Nur die ausdrückliche Erklärung des Antragsstellers führt dazu, dass die Straftat überhaupt verfolgt wird.

Dabei gilt für die Antragsstellung eine dreimonatige Frist nach Kenntnis der Straftat gemäß § 77b Strafgesetzbuch („StGB“).

Antrag auf Grenzbeschlagnahme

Beim Inverkehrbringen von Plagiaten spielen die Zollbehörden eine entscheidende Rolle. Diese schützen und überwachen die Ein- und Ausfuhr von Produkten auf dem Europäischen Markt. Als Designinhaber können Sie einen Antrag auf Grenzbeschlagnahme gemäß § 55 DesignG bei den Zollbehörden stellen.

Die Zollbehörden werden Sie dann unterrichten, wie viele Produkte eingeführt werden und woher (z.B. China) diese kommen. Sie erhalten auch eine Angabe, wo die Produkte gelagert werden, um Sie einer eingehenden Prüfung unterziehen zu können.

Stellen Sie eine Verletzung Ihres Designs fest, können Sie eine Vernichtung der Erzeugnisse fordern. Wird hingehen festgestellt, dass keine Verletzung vorliegt, wird der Zoll die Produkte wieder freigeben.

Achtung! Auch hier sollte beachtet werden, dass eine von Ihnen von Anfang zu Unrecht veranlasste Beschlagnahme dazu führen kann, dass der Gegner den verursachten Schaden ersetzt verlangt.

Wie WBS Ihnen helfen kann

Stellen Sie fest, dass Ihr Design von einem Dritten verletzt wird, ist schnelles Handeln geboten, um den Imageschaden und Umsatzeinbuße so gering wie möglich zu halten. Darüber hinaus kann verzögertes Reagieren dazu führen, dass Ihre Ansprüche verjährt sind oder Ihnen vorgeworfen wird, die Verletzung geduldet zu haben.

Dabei bietet das DesignG viele Möglichkeiten, effizient gegen Nachahmer vorzugehen. Unterschieden werden muss der Fall, in dem ein anderer sein Design beim DPMA hat registrieren lassen, von den Fällen, in denen eine direkte Benutzung eines identischen oder ähnlichen Designs auf dem Markt stattfindet. Während in den ersten Fällen eine ständige Überwachung des Registers notwendig ist, hilft in den anderen Fällen nur eine ständige Marktüberwachung weiter.

Beim Vorgehen gegen einen Designverletzer handelt es sich um eine komplizierte und komplexe Materie, die außergerichtlich und gerichtlich viele Spezialfragen aufwirft. Sie sollten sich daher von einem im Designrecht spezialisierten Anwalt beraten lassen.

Diesbezüglich stehen wir Ihnen rund um die Uhr zur Verfügung und unterstützen Sie bei allen Fragen rund um das Vorgehen gegen Designverletzer.

Wir helfen Ihnen gerne! Das Expertenteam steht Ihnen gerne Rede und Antwort für Ihre Fragen.

Rufen Sie uns unter 0221 / 951 563 0 (Beratung bundesweit) an.