Markenrecht

Markenrecht – BGH-Grundsatzentscheidung schwächt Unionsmarke

Der BGH hat mit Urteil vom 09. November 2017 entschieden, dass deutsche Gerichte für Klagen wegen Verletzungen von Unionsmarken international nicht zuständig sind, wenn ein Online-Händler aus dem europäischen Ausland auf seiner Website Kunden in Deutschland Waren in markenverletzender Art zum Kauf anbietet. Nicht der Ort, an dem die Website aufgerufen werden könne, sondern der Ort, an dem die Veröffentlichung des Angebots in Gang gesetzt worden ist, sei maßgeblich. Das Urteil bedeutet eine Schwächung der Unionsmarke gegenüber den nationalen Marken.

Im konkreten Fall klagte Coty, Inc., ein Parfüm- und Kosmetikkonzern mit Sitz in New York und Inhaber und exklusiver Lizenznehmerer von internationalen- und EU-Marken für Parfums. Der Konzern sah eine Markenrechtsverletzung durch den Beklagten, den italienischen Kosmetikhändler Zacobi, der in Italien einen Onlineshop für Parfum auch in deutscher Sprache betrieb. Da die Parfums nicht mit ihrer Zustimmung innerhalb der EU in Verkehr gebracht worden waren, mahnte sie ihn ab. Betroffen waren u.a. die internationalen Marken (IR Marken) „Covet“ und „“Davidoff“. Der Schutz der Marke „Davidoff“ erstreckte sich in diesem Fall auf die EU, die Marke „Covet“ dagegen lediglich auf Deutschland.

Zacobi verpflichtete sich daraufhin die betreffenden Marken nur mit Zustimmung von Coty nach Deutschland einzuführen oder dort zu vertreiben. Kurze Zeit später kaufte das deutsche Unternehmen Hit, Parfum per E-Mail bei Zacobi, darunter auch die betreffende Marke „Davidoff“, ohne dass die Zustimmung der Lizenznehmerin eingeholt wurde. Das geschäftl kam zustande und Zacobi übergab in Italien 150 Parfumprodukte einer von Hit beauftragten Spedition. Die Spedition brachte die Lieferung dann in das sächsische Lager von Hit. Coty sah dadurch seine Markenrechte verletzt und klagte daraufhin in Deutschland auf Unterlassung.

Zacobi hielt deutsche Gerichte für nicht zuständig

Zacobi behauptete, dass das deutsche Unternehmen bei ihm diverse Parfums angefragt und er daraufhin per E-Mail eine Produkt- und Preisliste geschickt habe. Seine Preise seien jedoch nicht öffentlich auf der Website einsehbar und die deutschen Gerichte daher nicht zuständig gewesen. Diese Frage wurde wurde daraufhin abgetrennt und im Sommer 2015 vor dem Landgericht (LG) München verhandelt. Das LG München folgte zunächst der Auffassung des Beklagten und wies die Klage wegen fehlender internationaler Zuständigkeit ab. Nach der Berufung Coty´s stellte das Oberlandesgericht (OLG) München hingegen die Zulässigkeit der Klage fest. Daraufhin legte Zacobi Revision vor dem BGH ein.

Da die Revision weitestgehend Erfolg hatte, hob der BGH das Urteil des OLG München überwiegend auf. Nach Ansicht der Richter in Karlsruhe seien die Deutschen Gerichte, abgesehen von der geltend gemachten Verletzung der IR-Marke „Covet“, nicht nach Art. 97 Abs. 5 der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 international zuständig. Eine Gesamtwürdigung des Verhaltens sei dann erforderlich, wenn die Verletzungshandlung bei mehreren und in verschiedenen EU-Staaten begangen worden seien.

Deutschsprachiger Webauftritt stellt keine Verletzungshandlung dar

Der BGH verneinte die Verletzungshandlung in Deutschland, da der Schwerpunkt der Verletzungshandlung nicht in Deutschland liege. Die deutschen Gerichte seien für die Entscheidung nicht zuständig, soweit Coty dasm italienische Unternehmen Zacobi wegen einer Verletzung der IR-Marke „Davidoff“ unter dem Gesichtspunkt der Wiederholungsgefahr in Anspruch nimmt. Für den auf eine drohende Verletzung der Unionsmarken „Calvin Klein“, „Cerruti“, „Jennifer Lopez“, „Vivienne Westwood“, „Joop!“, „Lancaster“, „Jil Sander“, „Chloé“ und „Nikos“ und der IR-Marke „Wolfgang Joop“ gestützten Unterlassungsantrag bestünde ebenfalls keine internationale Zuständigkeit der deutschen Gerichte. Nur soweit der US-Konzern Coty den Unterlassungsanspruch mit einer drohenden Verletzung der IR-Marke „Covet“ begründe, sei eine internationale Zuständigkeit der deutschen Gerichte gegeben.

Bei der Bestimmung des für die internationale Zuständigkeit  ist nicht auf jede einzelne Verletzungshandlung abzustellen, sondern es ist eine Gesamtwürdigung seines Verhaltens vorzunehmen, um den Ort zu bestimmen, an dem die ursprüngliche Verletzungshandlung, auf die das vorgeworfene Verhalten zurückgeht, begangen worden ist oder droht. Da jedoch weder der Internetauftritt von Zacobi in Deutschland liege, noch die E-Mail an Hit Parfum von Deutschland ausging, deute hier nichts auf eine Zuständigkeit deutscher Gerichte hin. Nach Auffassung des BGH sei es nicht maßgeblich, dass das Zacobi-Internetangebot in deutscher Sprache in Deutschland abrufbar sei. Zwar komme der Kontakt zu Geschäftspartnern in anderen Mitgliedsstaaten dadurch zustande, dass Zacobi per E-mail Produkt- bzw. Preislisten versende, jedoch sei entscheidend von wo aus diese E-Mails versendet würden. Da Zacobi seine E-Mails aus Italien versende, wären italienische Gerichte zuständig.

Schwächung der Unionsmarke

Der BGH zieht in seinem Urteil eine sehr strikte Trennlinie zwischen Handlungs- und Erfolgsort. Festzustellen ist, dass das Urteil eine Schwächung der Unionsmarke gegenüber den nationalen Marken bedeutet. Damit Unternehmen künftig in Deutschland klagen können, müssen sie ihre Marken auch in Deutschland als deutsche Marke geschützt haben. Für Markeninhaber bedeutet das Urteil, dass sie sich künftig genau überlegen sollten, aus welcher Marke man klagen sollte.

aje/tsp


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Christian Solmecke ist Partner der Kanzlei WILDE BEUGER SOLMECKE und inbesondere in den Bereichen des IT-, des Medien- und des Internetrechts tätig. Darüber hinaus ist er Autor zahlreicher juristischer Fachveröffentlichungen in diesen Bereichen.

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