Markenrecht

Markenrelaunch: EuGH zur Benutzung von aktualisierten Marken

Mit Urteil vom 25.10.2012 (Az: C-553/11) hat der EuGH klargestellt, zum Nachweis der ernsthaften Benutzung einer eingetragenen Marke die Benutzung der Marke in abweichender Form ausreichend ist, soweit dadurch die Unterscheidungskraft der Marke nicht beeinflusst wird. Unerheblich ist dabei, ob die abweichende Form, in der die Marke genutzt wird, selbst als Marke eingetragen ist.

Der EuGH hat damit bestätigt, dass die bereits im deutschen MarkenG vorhandene entsprechende Regelung (§ 26 Abs.3 S.2 MarkenG) nicht im Widerspruch zu Art. 10 Abs. 1 und 2 Buchst. a. der Richtlinie 89/104 steht.

Zum Fall:

Auf Vorlage des BGH (Az: I ZR 84/09) hatte der EuGH unter anderem darüber zu entscheiden, ob Art. 10 Abs.1 und 2 Buchst. a der Richtlinie 89/104 so auszulegen ist, dass ihm eine nationalen Regelung entgegensteht, nach welcher von der Nutzung einer Marke auch dann auszugehen ist, wenn die Benutzung der Marke in einer von der Eintragung abweichenden Form erfolgt, ohne dass die Abweichung die Unterscheidungskraft der Marke beeinflusst und  wenn die Marke in der Form, in der sie tatsächlich benutzt wird, ebenfalls eingetragen ist.

Der EuGH verdeutlicht, dass Art. 10 Abs. 1 und 2 Buchst. a. der Richtlinie 89/104 an die Benutzung einer Marke in verändertet Form als Benutzung der Marke in der eingetragenen Form nur an eine einzige Voraussetzung knüpft: die genutzte Form darf von der eingetragenen Form der Marke nur in Bestandteilen abweichen, die keinen Einfluss auf die Unterscheidungskraft der Marke haben.

Als Unterscheidungskraft einer Marke definiert der EuGH, dass die Marke geeignet sein muss die Ware, für die die Eintragung beantragt wird, als von einem bestimmten Unternehmer stammend zu kennzeichnen und dieser Ware somit von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden.

Die Aufstellung weitere Voraussetzungen, so der EuGH, sei nicht mit dem Zweck der Bestimmung vereinbar. Dem Inhaber einer Marke soll es ermöglicht werden, im Rahmen seines Geschäftbetriebs auf die Fortentwicklung der Märkte reagieren zu können, ohne den Markenschutz und eine gute Priorität zu verlieren, solange die Unterscheidungskraft der Marke nicht beeinflusst wird.

Lässt der Markeninhaber dennoch eine abweichende Form als weitere Marke eintragen, welche die Unterscheidungskraft der ursprünglichen Marke nicht berührt, um sich eben dieser fortwährenden Entwicklung vorausschauend anzupassen, kann ihm markenrechtlich daraus keine Nachteil erwachsen.

Des Weiteren hat der EuGH auf  Vorlage des BGH entschieden, dass keine Anhaltspunkte dafür vorhanden sind, von einer Auslegung des Art. 10 Abs.1 und 2 Buchst. a. der Richtlinie 89/104 auszugehen, welche die Eintragung von sogenannten „Defensivmarken“ von der Bestimmung als nicht erfasst ansieht. „Defensivmarken“ sind solche Marken, die nur eingetragen werden, um den Schutzbereich einer anderen eingetragenen Marke abzusichern oder auszuweiten (Lange, Marken- und Kennzeichenrechte, 2.Auflage, Rn. 1237).

Durch das Urteil wird verdeutlich, dass subjektive Absichten, welche mit der Eintragung einer Marke verfolgt werden, für die Anwendung der Bestimmung unerheblich sind.

Zum Hintergrund:

Zur Aufrechterhaltung des Schutzes einer eingetragenen Marke verlangt das deutsche und europäische Markenrecht grundsätzlich eine ernsthafte Benutzung der Marke durch den jeweiligen Markeninhaber. Die vorliegende Entscheidung des EuGH gibt nunmehr Klarheit darüber, dass auch die Nutzung einer aktualisierten Fassung einer Marke nach einem Relaunch eine rechtserhaltene Nutzung der alten Marke darstellen kann.

Der  Kläger des Ausgangsverfahrens am BGH ist Inhaber der eingetragenen Marken „PROTIPLUS“, „PROTI“ und „Proti Power“. Diese nationalen Marken wurden unter anderem für die Ware Eiweiß eingetragen. Der Beklagte im Ausgangsverfahren ist Inhaber der jüngeren, für Nahrungsergänzungsmittel, Vitaminpräparate und diätische Lebensmittel eingetragenen Marke „Protifit“.

Der Kläger verlangte vom Beklagten die Einwilligung zur Löschung der Marke „Protifit“ und Ersatz des entstandenen Schadens.

Streitentscheidend war vorliegend, ob der Kläger die Marke „PROTI“ ernsthaft benutzt hat, indem er die Bezeichnungen „PROTIPLUS“ und „Proti Power“  genutzt hat. Nach § 26 Abs.3 S.2 MarkenG läge eine ernsthafte Benutzung vor. Die vorgenannten Bezeichnungen weichen zwar von der Marke „PROTI“ ab, eine Veränderung des kennzeichnenden Charakters ist allerdings nicht vorhanden.

Jedoch hatte der BGH Zweifel an der Richtlinienkonformität dieser Regelung, insbesondere unter Berücksichtigung des „Il Ponte Finanziaria/ HABM“-Urteils des EuGH (Az: C-234/06 P). Diese Entscheidung wurde zum Teil so verstanden, dass ein Nachweis der Benutzung einer Marke nicht mehr durch die Benutzung der Marke in abweichender Form erfolgen kann, soweit die abweichende Form selbst als Marke eingetragen ist (so auch Lange, Marken- und Zeichenrecht, 2. Auflage Rn. 1234). Folglich legte der BGH dem EuGH unter anderem die Klärung dieser Frage im Rahmen eines Vorabentscheidungsverfahrens gem. Art. 267 AEUV vor.

Mit Urteil vom 25.10.2012 stellt der EuGH nun klar, dass seine Entscheidung aus dem Jahre 2007 nicht mit der hier in Rede stehenden Fragen vergleichbar ist und auch nicht mit der „neuen“ Entscheidung im Widerspruch steht. In der „Il Ponte Finaziaria/HABM-Entscheidung habe der EuGH festgestellt, dass im Zusammenhang mit „Familien“ oder „Serien“ von Marken ein Nachweis der Benutzung einer eingetragenen Marke nicht dadurch erbracht werden kann, dass die Marke in abweichender Form genutzt wird, ohne jedoch diese Benutzung in abweichender Form nachzuweisen. Diese Feststellung habe aber nicht zur Folge, der Eintragung der abweichenden Form einer Marke negative Auswirkungen für den Benutzungsnachweis der Marke in der ursprünglichen Form zuzusprechen. Die Eintragung sei vielmehr zum Nachweis der Benutzung unbeachtlich.

Mit der neuen Entscheidung bestätigt der EuGH die Tendenz des BGH, dass die Regelung des § 26 Abs.3 S.2 MarkenG mit Art.10 Abs.1 und 2 Buchst. a der Richtlinie 89/104 vereinbar ist und trägt dem Bedürfnis der Markeninhaber, sich den ständigen Veränderungen und Innovationen am Markt bei der Vermarktung ihrer Marke anzupassen, ohne den bestehenden Markenschutz zu verlieren, Rechnung.

 

Quelle: EuGH, Urt. v. 25.10.2012, Az.: C-533/11

Kilian Kost ist seit 2009 Rechtsanwalt der Kanzlei WILDE BEUGER SOLMECKE mit Schwerpunkt im Internet- und Wettbewerbsrecht. Seit 2013 ist er zudem Fachanwalt für den gewerblichen Rechtsschutz.

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