EuGH - Kein Markenschutz für KitKat-Riegel -
Markenrecht

EuGH – Kein Markenschutz für KitKat-Riegel

Der EuGH hat dem Lebensmittel-Konzern Nestlé die Eintragung der Kitkat-Form als Marke verwehrt. Die Form des in Zentraleuropa weit verbreiteten Schokoriegels sei in ganz Europa betrachtet nicht eindeutig mit Nestlé als Unternehmen verbunden. Der Rechtsstreit zwischen Mondalez-Konzern (dem u.a. Milka gehört) und Nestlé zog sich bereits über 11 Jahre hin.

Von Evan-Amos – Eigenes Werk, Gemeinfrei.

Der Schweizer Lebensmittelkonzern Nestlé hat 2002 beantragt, dass die Form des Schokoriegels KitKat als dreidimensionale Marke EU-rechtlich geschützt wird. Eine Marke umfasst in der Regel ein Logo oder einen Firmen- bzw. Produktnamen. In Einzelfällen können aber auch – wie hier – Formen oder Farben als Marke in einzelnen Bereichen anerkannt und geschützt werden. Das Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) hat 2006 das Eintragungsverfahren mit der Anerkennung des vierfingerigen KitKat-Riegels als (3D-)Marke abgeschlossen. Der Schutzbereich umfasste Kategorie 30 der sogenannten Nizza-Klassifikation und bezieht sich damit auf „Bonbons, Bäckereierzeugnisse, feine Backwaren, Kleingebäck, Kuchen [und] Waffeln“. Der darauf folgende Rechtsstreit hat nun nach 11 Jahren ein Ende gefunden.

EU-Marke? Was ist das eigentlich genau?

Eine Unionsmarke (früher auch Gemeinschaftsmarke) bezeichnet ein in irgendeiner Form mit einer Ware, einer Dienstleistung oder einem Unternehmen verknüpftes Zeichen, welches im Bereich der Europäischen Union (EU) einen besonderen Schutz genießt. Daraus folgt u.a., dass ein anderer Wettbewerber die eingetragene Marke nicht verwenden darf. Außerdem darf der Inhaber der Markenrechte alleine über diese verfügen und kann Nutzungsrechte und Lizenzen gewerblich nutzen (bspw. die FIFA in Bezug auf gleichnamige Computerspiel-Reihe).

Gegenüber von Marken, die bspw. „nur“ vom deutschen Markenamt geschützt worden sind, hat die Unionsmarke den Vorteil, dass der Schutzbereich die ganze EU umfasst und nicht nur auf das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland beschränkt ist. Gleichzeitig ist der Verwaltungs- und Kostenaufwand vergleichbar, was sehr stark zur Verbreitung der Unionsmarke beigetragen hat. Nachteilig kann allerdings auch sein, dass z. T. die gesetzlich geforderten Markeneigenschaften für den Geltungsbereich der gesamten EU nachgewiesen werden müssen, was schwierig und z. T. auch kostenintensiv sein kann.

Marken müssen allerdings auch sogenannten Klassen zugeteilt werden und können nur in diesen Wettbewerbsverhältnissen Schutz genießen. Diese Klassen können das Wettbewerbsumfeld des Unternehmens, Produktes oder der Dienstleistung umfassen. Zur Grundlage wird hier die sog. Nizza-Klassifikation herangenzogen, welche nahezu global der gültige Standard für die Markeneinteilung ist. Diese Eingruppierung hat zur Folge, dass Unternehmen bei Produktnamen, -Formen oder anderen Zeichen nur das eigene Wettbewerbsumfeld beachten müssen. Wenn ein Lebensmittelhersteller alle Elektronikgüter und Finanzdienstleistungen markenrechtlich überprüfen müsste, bevor er ein Produkt benennen möchte, würde dies schließlich einen unangemessen hohen Aufwand bedeuten. Andersherum ist eine Marke ja insbesondere deswegen schutzwürdig, weil in einem bestimmten Wettbewerbsumfeld die Identifizierbarkeit mit einem (Waren-)Zeichen hoch ist. In vollkommen anderen Wettbewerbsfeldern ist dieser Schutzgrund schließlich nicht mehr gegeben.

Milka-Hersteller sieht keine Schutzwürdigkeit von KitKat-Schokoriegeln

Der amerikanische Lebensmittelkonzern Cadbury Schweppes plc (mittlerweile Mondalez), Hersteller von Milka, Toblerone oder Daim, hatte 2007 bei der EUIPO einen Nichtigkeitsantrag betreffend der von Nestlé eingetragenen 3D-Marke eingereicht. Die Amerikaner begründeten ihren Antrag damit, dass die Form des Schokoriegels der Schweizer nicht eintragungsfähig sei, da ein sogenanntes absolutes Eintragungshindernis gem. Art. 7 I b) Verordnung Nr. 207/2009 vorliege. Die Form des Schokoriegels sei keine Eigenheit von KitKat, welche direkt der Identifizierung der Marke beitrage, sondern eine nicht eigenartige, allgemeine Produktform von Schokoriegeln an sich. Somit entfiele die für eine Marke notwendige Unterscheidungskraft von anderen Produkten.

Die – für solche Anträge zuständige – Nichtigkeitsabteilung der EUIPO gab den amerikanischen Antragsstellern 2011 Recht und verwarf die von Nestlé eingebrachten Einwände, dass die – zwar grundsätzlich nicht unterscheidungskräftige – Form der Riegel durch die langjährige Benutzung durch die KitKat-Riegel Bekanntheit und Unterscheidbarkeit erlangt hätte.

Auf diese Entscheidung hin legte KitKat-Besitzer Nestlé eine Beschwerde ein, die vor der zuständigen Beschwerdekammer des Markenamtes erfolgreich war.

Wie hoch muss der Wiedererkennungswert einer Marke sein?

Die Streitfragen des langjährigen Rechtsstreits betreffen im Wesentlichen, wie stark der Wiedererkennungswert einer Marke sein muss und wie weit verbreitet die Zuordnung des Warenzeichens zu einem Unternehmen sein muss, um anzunehmen, dass eine Ausnahme von dem Eintragungshindernis nach Art. 7 III Verordnung Nr. 207/2009 besteht.

Art. 7- Absolute Eintragungshindernisse

(1) Von der Eintragung ausgeschlossen sind

a) Zeichen, die nicht unter Artikel 4 fallen;

b) Marken, die keine Unterscheidungskraft haben;

c) Marken, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, welche im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, der geografischen Herkunft oder der Zeit der Herstellung der Ware oder der Erbringung der Dienstleistung oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Ware oder Dienstleistung dienen können;

d) Marken, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben zur Bezeichnung der Ware oder Dienstleistung bestehen, die im allgemeinen Sprachgebrauch oder in den redlichen und ständigen Verkehrsgepflogenheiten üblich geworden sind;

[…]

(3) Die Vorschriften des Absatzes 1 Buchstaben b, c und d finden keine Anwendung, wenn die Marke für die Waren oder Dienstleistungen, für die die Eintragung beantragt wird, infolge ihrer Benutzung Unterscheidungskraft erlangt hat.

Art. 7 III stellt zunächst klar, dass auch bei dem Vorliegen eines absoluten Eintragungshindernisses gem. Art. 7 I b) – d) Verordnung Nr. 207/2009 in Ausnahmen ein Markenschutz möglich ist. Während die drei genannten Eintragungshindernisse darauf gestützt sind, dass bei deren Vorliegen eine Identifizierbarkeit der Marke nicht mehr möglich scheint, würdigt die Ausnahme in Absatz drei des Artikels den Fall, dass eine Ware durch ihre Bekanntheit eine so starke Unterscheidungskraft erlangt hat, dass eine Markeneintragung angemessen sein kann. Damit dies aber keine Hintertür für nicht eintragungsfähige Waren o. Ä. wird, stellen EUIPO und Rechtsprechung sehr hohe Anforderungen an eine solche Unterscheidbarkeit bzw. deren Feststellung.

Zum einen muss nachgewiesen werden, dass alle Eintragungshindernisse (wie zum Beispiel die mangelnde Unterscheidungskraft) im Verkehrskreis der EU überwunden worden sind. Dafür ist es notwendig, dass (empirisch ermittelt) ein größerer Anteil der Teilnehmer am entsprechenden Warenverkehr die Marke dem konkreten Unternehmen zuordnen würden. Bei dreidimensionalen Marken wie der hier zu Grunde liegenden KitKat-Form muss bis dato zwar keine Unterscheidbarkeit in allen 28 Mitgliedsstaaten der EU bestehen, aber sehr wohl in der EU als Ganzes.

EuG: Nestlé hat Bekanntheit von KitKat in der EU nicht ausreichend nachgewiesen

Der Gerichtshof der Europäischen Union (EuG) hatte zunächst auf eine Klage von Mondalez 2013 hin 2016 geurteilt, dass die EUIPO in seiner letzten Entscheidung zu Gunsten der Nestlé-Gruppe Fehler gemacht habe  (Urt. v. 15. Dezember 2016, Az. T-112/13). Das Markenamt hätte nicht ausreichend erwiesen, dass die Marke bzw. die Schokoriegelform in der ganzen EU bekannt sei und als Identifizierungsmerkmal des Produktes gelte. Alleine der Beweis, dass in zehn EU-Mitgliedsstaaten eine solche Adaption vorliege, reiche hierfür nicht aus. Die Richter sahen die Annahme des Markenamts, dass keine Überprüfung der Marksituation in allen Mitgliedsstaaten notwendig sei, als falsch an. Hier besteht ein klarer Unterschied zur bisherigen Rechtsauffassung der EU-Richter. Dem Urteil folgend sollte die EUIPO nochmals Beweise erheben und die Bewertung, ob eine Unterscheidbarkeit des Warenzeichens vorliege, erneut durchführen.

Des Weiteren sei die Klassifikation der Marke viel zu weitreichend. Kuchen, Waffeln etc. seien keine Bereiche, in denen Nestlé die einzutragende Marke benutzt. Ein Schutz sei alleine für die Warenuntergruppen „Bonbons“ (bzw. Süßigkeiten an sich) und „Kleingebäck“ zutreffend.

EuGH: EUIPO-Prüfung zu lasch – EU als Ganzes nicht geprüft

Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat nun mit seinem Urteil der Vorinstanz weitgehend Recht gegeben und die Rechtsmittel, die von Nestlé eingelegt worden sind, weitgehend zurückgewiesen (Urt. v. 25. Juli 2018, Az. C-84/17 P u.a.). Die EUIPO muss, weil sie unzureichend geprüft hat, ob ein Markenschutz aufgrund der Bekanntheit in der ganzen EU zulässig ist, das Prüfverfahren erneut durchführen. Das Urteil der Luxemburger Richter führt zur Rechtskräftigkeit des erstinstanzlichen Urteils des EuG und setzt (vorerst) einen Schlussstrich unter den mittlerweile elf Jahre langen Verfahrensweg. Die obersten Richter der EU führten hierzu aus, dass „für die gesamte Union und nicht nur für einen wesentlichen Teil des Unionsgebiet“ die Bekanntheit der einzutragenden Marke nachgewiesen werden muss.

Auch in den übrigen – im Wesentlichen prozessualen – Fragen wiesen die EuGH-Richter Beschwerden von Nestlé zurück.

Neue Hürde für EU-Markeneintragung?

Das Urteil des EuGH hat allerdings nicht nur Auswirkungen für die Hersteller der KitKat-Riegel, sondern auch insgesamt für Unternehmen, die eine große Marktmacht besitzen. Die bisherigen Annahmen, dass anhand von einigen wenigen Staaten auf die Bekanntheit in der ganzen EU geschlossen werden kann, ist nun nicht mehr zu halten. Das EuG – nun auch vom EuGH bestätigt – hat die Würdigung von allen Teilen der EU bei der Feststellung der Markmacht und Bekanntheit vorausgesetzt.

Folgen wird das Urteil dennoch nur für wenige Unternehmen haben. Die Ausnahmen in Art. 7 Verordnung Nr. 207/2009 beziehen sich in der Regel auf Großkonzerne mit hohem Marktanteil und enormem Wiedererkennungswert.

tge

Christian Solmecke ist Partner der Kanzlei WILDE BEUGER SOLMECKE und inbesondere in den Bereichen des IT-, des Medien- und des Internetrechts tätig. Darüber hinaus ist er Autor zahlreicher juristischer Fachveröffentlichungen in diesen Bereichen.

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