Markenrecht

Black Friday: Achtung beim Bewerben von Rabatten – Es drohen Abmahnungen

Händler sollten sich bei Werbemaßnahmen auch 2018 zurückhalten, denn der Begriff „Black Friday“ wurde beim Deutschen Patent- und Markenamt als Wortmarke eingetragen und ist derzeit somit noch vor dem Gebrauch durch Dritte geschützt. Wer die Marke rechtswidrig im Verkehr nutzt, also beispielsweise zu Werbe- und Marketingzwecken, muss auch in diesem Jahr noch mit einer Abmahnung rechnen.

Black Friday – Fotolia.de @ Sonulkaster

Seit Jahren wird am Black Friday – dem Freitag nach Thanksgiving – in den USA das Weihnachtsgeschäft eingeläutet. In Deutschland findet der Black Friday am 23. November 2018 statt. Online-Händler, Geschäfte und Handelsketten bieten ihren Kunden an diesem Tag stets unschlagbare Sonderangebote, Rabatte und Werbegeschenke. 2015 gaben Verbraucher allein in den USA rund 68 Milliarden Dollar aus. Der Trend ist mittlerweile auch in Deutschland angekommen. Vor allem online lassen sich an diesem Tag viele günstige Angebote finden. Doch gerade für Händler ist Vorsicht geboten!

DPMA beschloss Löschung der Wortmarke „Black Friday“

Das Thema „Black Friday“ wird in den letzten Jahren leider auch mit Beginn der kalten Jahreszeit immer wieder markenrechtlich relevant. Händler sollten sich bei Werbemaßnahmen zurückhalten, denn der Begriff „Black Friday“ wurde beim Deutschen Patent- und Markenamt als Wortmarke eingetragen und ist derzeit somit noch vor dem Gebrauch durch Dritte geschützt. Wer die Marke rechtswidrig im Verkehr nutzt, also beispielsweise zu Werbe- und Marketingzwecken, muss weiterhin mit einer Abmahnung rechnen.

Seit dem Jahre 2013 besteht laut Registerauszug tatsächlich ein Schutz für die Wortmarke Black Friday in Deutschland. Der Markeninhaber, die Super Union Holdings Ltd. aus Hong Kong, hat die ausschließlichen Nutzungsrechte vermutlich an die Black Friday GmbH abgetreten, so dass diese mögliche Rechte aus der Marke geltend machen kann. Auf Europäischer Ebene ist die Eintragung als Wortmarke interessanterweise gescheitert.

Grundsätzlich ist es zwar so, dass die einzige noch existierende Black Friday-Wortmarke in Deutschland aufgrund eines erstinstanzlichen Beschlusses des DPMA wegen fehlender Unterscheidungskraft zu löschen ist. Das Deutsche Patent- und Markenamt (DPMA) hatte die Löschung der Wortmarke „Black Friday“ beschlossen. In einem einheitlichen Verfahren zu 15 Löschungsanträgen hat das DPMA entschieden, dass die Marke keine Unterscheidungskraft § 8 Abs. 2 Nr. 1 Markengesetz (MarkenG) hat und damit nie hätte eingetragen werden dürfen. „Black Friday“ sei schon vor der Eintragung lediglich als Hinweis auf die einmal jährlich stattfindende Rabattaktionen von Onlineshops wahrgenommen worden. Solche Marken dürfen dann aber nicht monopolisiert werden.

Die Marke „Black Friday“ ist aber noch nicht gelöscht. Noch drohen Abmahnungen!

Gegen diesen Beschluss hat die dubiose Markeninhaberin, die „Super Union Holdings Ltd.“ aus Hong Kong, jedoch Rechtsmittel eingelegt, sodass das Verfahren nun vor dem Bundespatentgericht (BPatG) entschieden werden muss. Bis dahin gilt die Marke als noch bestandskräftig und ist somit von Dritten wie jede andere Marke auch grundsätzlich zu beachten. Allerdings müssen Gerichte, die bei einer aus Sicht der Markeninhaberin unerlaubten Markenverwendung angerufen werden, den Löschungsbeschluss des DPMA bei ihren Entscheidungen berücksichtigen. Hierbei wäre es z.B. denkbar, dass ein zu entscheidendes Gericht das Verfahren bis zum Abschluss des Verfahrens vor dem BPatG aussetzt und eine Entscheidung insoweit aufschiebt.

Daher muss vor diesem Hintergrund – zumindest für dieses Jahr – noch davon abgeraten werden, die Bezeichnung „Black Friday“ markenmäßig zu verwenden. Neben einer alternativen Schreibweise wie „BLCK FRDY“ könnten Händler insoweit z.B. unproblematisch auch von „Sales zum Black Friday“, „Black Sales“ oder „best deals on Black Friday“ schreiben.

Was darf als Wortmarke eingetragen werden?

Eine reine Wortmarke besteht ausschließlich aus Buchstaben oder Ziffern. Grafische Elemente werden hierbei nicht geschützt. Jeder kann erst einmal versuchen einen Begriff als Wortmarke anzumelden. Das DPMA überprüft jedoch, ob der Marke möglicherweise eine Unterscheidungskraft fehlt oder auch ob diese für die allgemeine Benutzung freigehalten werden muss. Letzteres ist aus unserer Sicht hier der Fall. Es ist nicht ganz klar, weshalb das DPMA hier kein absolutes Schutzhindernis angenommen hat. Liegt ein solches vor, ist eine Eintragung ausgeschlossen. Online-Händler haben die Möglichkeit einen Löschungsantrag zu stellen. Das ist bis zu 10 Jahre nach Eintragung der Marke möglich. Erst dann besteht ein sogenannter Bestandsschutz.

Sie haben Fragen? Wenden sie sich gerne an unser Expertenteam

Das Expertenteam um Kilian Kost, Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz und Partner der Kölner Rechtsanwaltskanzlei WILDE BEUGER SOLMECKE,  steht Ihnen gerne Rede und Antwort für Ihre Fragen.

Rufen Sie uns unter 0221 / 9688 8119 30 (Beratung bundesweit) an, oder schrieben Sie uns eine Email an info@wbs-law.de.

tsp

Christian Solmecke ist Partner der Kanzlei WILDE BEUGER SOLMECKE und inbesondere in den Bereichen des IT-, des Medien- und des Internetrechts tätig. Darüber hinaus ist er Autor zahlreicher juristischer Fachveröffentlichungen in diesen Bereichen.

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RSSKommentare (2)

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  1. b_i_d sagt:

    “Das DPMA überprüft jedoch, ob der Marke möglicherweise eine Unterscheidungskraft fehlt oder auch ob diese für die allgemeine Benutzung freigehalten werden muss.“ Ernsthaft? Eine der Firmen in der ich gearbeitet habe, wurde abgemahnt, weil der Kontoabgleich unserer Software “Kontoabgleich“ hiess. Und das ist nur ein Beispiel von mehreren selbst erlebten. Schon mal schriftlich diskutieren müssen, dass “F1“ nicht nur eine Marke ist, sondern auch eine TASTE DER TASTATUR? Klingt ja ganz gut, die Theorie von “Unterscheidungskraft“ und “allgemeiner Nutzung“. Einfluss auf die Realität scheint sie aber nicht zu haben…

  2. Thomas sagt:

    Hallo,
    gibt es hierzu ein Update? Darf Black Friday wieder genutzt werden?

    Danke & Grüße
    Thomas

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