Navigation öffnen
Startseite » News » Kostenlose Erstberatung: Sie suchen einen Anwalt für Markenrecht? » Black Friday: Achtung beim Bewerben von Rabatten – Es drohen weiterhin Abmahnungen
Black Friday :

Achtung beim Bewerben von Rabatten – Es drohen weiterhin Abmahnungen

Händler sollten sich bei Werbemaßnahmen auch 2019 zurückhalten, denn der Begriff „Black Friday“ wurde beim Deutschen Patent- und Markenamt als Wortmarke eingetragen und ist derzeit noch vor dem Gebrauch durch Dritte geschützt. Wer die Marke rechtswidrig im Verkehr nutzt, also beispielsweise zu Werbe- und Marketingzwecken, muss auch in diesem Jahr noch mit einer Abmahnung rechnen. Allerdings gibt es Hoffnung, dass die Marke bald gelöscht werden könnte.

Black Friday – Fotolia.de @ Sonulkaster

Seit Jahren wird am Black Friday – dem Freitag nach Thanksgiving – in den USA das Weihnachtsgeschäft eingeläutet. In Deutschland findet der Black Friday am 29. November 2019 statt. Online-Händler, Geschäfte und Handelsketten bieten ihren Kunden an diesem Tag stets unschlagbare Sonderangebote, Rabatte und Werbegeschenke. 2015 gaben Verbraucher allein in den USA rund 68 Milliarden Dollar aus. Der Trend ist mittlerweile auch in Deutschland angekommen. Vor allem online lassen sich an diesem Tag viele günstige Angebote finden. Doch gerade für Händler ist – noch – Vorsicht geboten!

Das Thema „Black Friday“ wird in den letzten Jahren leider auch mit Beginn der kalten Jahreszeit immer wieder markenrechtlich relevant. Händler sollten sich bei Werbemaßnahmen zurückhalten, denn der Begriff „Black Friday“ wurde beim Deutschen Patent- und Markenamt als Wortmarke eingetragen. Derzeit ist sie somit noch vor dem Gebrauch durch Dritte geschützt – zumindest in drei Warenklassen. Wer die Marke rechtswidrig im Verkehr nutzt, also beispielsweise zu Werbe- und Marketingzwecken, muss weiterhin mit einer Abmahnung rechnen.

DPMA beschloss Löschung der Wortmarke „Black Friday“

Seit dem Jahre 2013 besteht laut Registerauszug derzeit noch ein Schutz für die Black Friday-Wortmarke in Deutschland. Der Markeninhaber, die Super Union Holdings Ltd. aus Hong Kong, hat die ausschließlichen Nutzungsrechte vermutlich an die Black Friday GmbH abgetreten, so dass diese mögliche Rechte aus der Marke geltend machen kann. Auf Europäischer Ebene ist die Eintragung als Wortmarke interessanterweise gescheitert.

Gegen diese Marke sind aber 16 Löschanträge beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) eingegangen. In einem einheitlichen Verfahren zu 16 Löschungsanträgen hat das DPMA entschieden, dass die Marke keine Unterscheidungskraft § 8 Abs. 2 Nr. 1 Markengesetz (MarkenG) hat und damit nie hätte eingetragen werden dürfen. „Black Friday“ sei schon vor der Eintragung lediglich als Hinweis auf die einmal jährlich stattfindende Rabattaktionen von Onlineshops wahrgenommen worden. Solche Marken dürfen dann aber nicht monopolisiert werden. Daher hatte es die Löschung der Wortmarke „Black Friday“ beschlossen. Aufgrund des erstinstanzlichen Beschlusses des DPMA ist die Marke eigentlich wegen fehlender Unterscheidungskraft zu löschen.

Gegen diesen Beschluss hat die dubiose Markeninhaberin, die „Super Union Holdings Ltd.“ aus Hong Kong, jedoch Rechtsmittel eingelegt, sodass das Verfahren nun vor dem Bundespatentgericht (BPatG) entschieden werden muss. 

Verhandlung vor dem Bundespatentgericht

Am 26. September 2019 fand dann vor dem Bundespatentgericht in München die mündliche Verhandlung zur Beschwerde gegen die Löschung der Wortmarke Black Friday statt (Az. 30 W (pat) 26/18). Der Vorsitzende hatte laut Presseberichten und einer Pressemitteilung des Portals „Black-Friday.de“ folgende Meinung:

Die Marke könne danach grundsätzlich Bestand haben, weil sie zum Anmeldezeitpunkt 2013 noch nicht so bekannt gewesen sei. Dies gelte jedoch nur in Bezug auf einzelne Warengruppen. Für bestimmte Onlineaktionen und Werbeportale dagegen bestehe ein Freihaltebedürfnis (§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG). Das u.a., weil das Portal „Black-Friday.de“ bereits seit 2012 und damit vor der Anmeldung der Wortmarke am Markt für Werbedienstleistungen aktiv war. Black-Friday.de wurde im Januar 2012 gegründet – also mehr als 1 Jahr vor der Eintragung der Wortmarke „Black Friday“ (2013). Black-Friday.de bündelt, ähnlich wie das US-amerikanische Vorbild BlackFriday.com, Deals und Black Friday Aktionen deutscher Händler.

Die Argumentation des Gerichts könnte dazu führen, dass die Marke möglicherweise nur zum Teil gelöscht wird, insbesondere für die Dienstleistungen der Klasse 35. Welche konkreten Dienstleistungen tatsächlich von der Löschung erfasst sein werden, bleibt abzuwarten.

Das Urteil wird den Prozessbeteiligten in den nächsten Wochen postalisch zugestellt. Auch gegen die Entscheidung des Bundespatentgerichts können aber noch weitere Rechtsmittel eingelegt werden. 

Die Marke „Black Friday“ ist noch nicht gelöscht. Weiterhin könnten Abmahnungen drohen

Bis zum Abschluss des Verfahrens gilt die Marke als noch bestandskräftig und ist somit von Dritten wie jede andere Marke auch grundsätzlich zu beachten. Daher könnte es auch dieses Jahr wieder zu Abmahnungen kommen.

Möglicherweise werden sich die Rechteinhaber wegen des laufenden Verfahrens auch zurückhalten. Denn weil bereits über die Löschung der Marke in erster Instanz entschieden wurde, drohen bei unberechtigten Abmahnungen Schadensersatzansprüche.

Außerdem müssen Gerichte, die bei einer aus Sicht der Markeninhaberin unerlaubten Markenverwendung angerufen werden, den ursprünglichen Löschungsbeschluss des DPMA bei ihren Entscheidungen berücksichtigen. Hierbei wäre es z.B. denkbar, dass ein zu entscheidendes Gericht das Verfahren bis zum Abschluss des Verfahrens vor dem BPatG aussetzt und eine Entscheidung insoweit aufschiebt.

Dennoch muss vor diesem Hintergrund – zumindest für dieses Jahr – noch davon abgeraten werden, die Bezeichnung „Black Friday“ markenmäßig zu verwenden.

Neben einer alternativen Schreibweise wie „BLCK FRDY“ könnten Händler insoweit z.B. unproblematisch auch von „Sales zum Black Friday“, „Black Sales“ oder „best deals on Black Friday“ schreiben.

Was darf überhaupt als Wortmarke eingetragen werden?

Eine reine Wortmarke besteht ausschließlich aus Buchstaben oder Ziffern. Grafische Elemente werden hierbei nicht geschützt. Jeder kann erst einmal versuchen, einen Begriff als Wortmarke anzumelden. Das DPMA überprüft jedoch, ob der Marke möglicherweise eine Unterscheidungskraft fehlt oder auch ob diese für die allgemeine Benutzung freigehalten werden muss. Letzteres ist aus unserer Sicht hier der Fall. Es ist nicht ganz klar, weshalb das DPMA hier kein absolutes Schutzhindernis angenommen hat. Liegt ein solches vor, ist eine Eintragung ausgeschlossen. Online-Händler haben die Möglichkeit, einen Löschungsantrag zu stellen. Das ist bis zu 10 Jahre nach Eintragung der Marke möglich. Erst dann besteht ein sogenannter Bestandsschutz.


Weiteres Verfahren gegen Black Friday vor dem LG Düsseldorf

Darüber hinaus läuft derzeit noch ein weiterer Rechtsstreit explizit zwischen dem Betreiber des Portals Black-Friday.de und dem Hongkonger Markeninhaber. Dieses steht in keinerlei Verbindung zum Verfahren vor dem Bundespatentgericht, auch der Abschluss des Verfahrens wird erst einmal nur Auswirkungen auf die Rechtsverhältnisse zwischen den Parteien haben.

Der Hongkonger Markeninhaber hatte in der Vergangenheit behauptet, das Einstellen von Verkaufsangeboten auf dem Portal sei genauso eine Markenverletzung wie die Verwendung des Begriffs „Black Friday“ in der Werbung bzw. das Setzen von Links auf black-friday.de.

In einem Verfahren auf einstweiligen Rechtsschutz hatte das Landgericht (LG) Düsseldorf es der Markeninhaberin aber schon 2017 untersagt, dies zu behaupten. Weder die Verwendung der Bezeichnung „Black Friday“ in der Werbung noch das Einstellen von Verkaufsangeboten oder das Setzen von Hyperlinks durch Kunden des Portals black-friday.de seien eine Verletzung der Wortmarke.

Am 20. Februar hat der Portalbetreiber Hauptsacheklage erhoben. Am 13. November 2019 wird nun vor der Markenstreitkammer des Landgericht Düsseldorf Termin zur mündlichen Verhandlung stattfinden (Aktenzeichen: 2a O 51/81), in dem das Gericht die Rechtmäßigkeit der Eilmaßnahme überprüft.


Sie haben Fragen? Wenden Sie sich gern an unser Expertenteam

Das Expertenteam um Kilian Kost, Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz und Partner der Kölner Rechtsanwaltskanzlei WILDE BEUGER SOLMECKE, steht Ihnen gerne Rede und Antwort für Ihre Fragen.

Rufen Sie uns oder schreiben Sie uns eine Nachricht:

tsp